Vous souhaitez déposer une marque mais vous êtes perdu ? Vous ne connaissez pas les étapes ou dans quel ordre les effectuer ?
Voici le mode d’emploi.
Etape préliminaire : Comprendre l’intérêt d’un dépôt et d’une recherche d’antériorité
Avant tout développement, qu’est-ce qu’une marque ?
Cette question peut vous sembler idiote. Pourtant, après plusieurs mois à suivre les startups sur linkedin, j’ai pu constater que :
- c’était loin d’être si clair
- et que les confusions sont contagieuses.
Le Code de la Propriété Intellectuelle définit la marque :
« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » (article L711-1 du CPI).
La marque est donc :
→ Un signe (verbale, logo, sonore, hologramme, ….)
→ Qui sert à distinguer vos (futurs) produits ou services.
Qui peut déposer une marque ?
La marque appartient à un titulaire qui se déclare au moment du dépôt.
Le titulaire peut être :
→ Une personne physique (vous-même, votre associé…)
→ Une personne morale (votre entreprise/association …)
Le choix du titulaire n’est pas un détail.
De manière générale, il est conseillé de déposer la marque au nom de votre entreprise.
C’est d’autant plus important que votre marque représente une valeur très importante de votre entreprise. Au moment d’une levée de fonds, les investisseurs seront attentifs et seront rassurés que la marque appartienne à l’entreprise.
Et si vous vous êtes trompé ?
Pas de panique ! Il est toujours possible de céder sa marque à titre gratuit ou payant simplement.
Selon la situation, vous devrez établir :
- des formalités auprès de l’INPI (ou l’office concerné par votre dépôt) afin de publier le changement de titulaire ;
- et, si nécessaire, un contrat entre le cessionnaire et le cédant.
Intérêt d’une marque
La marque est un actif précieux, indispensable de votre stratégie industrielle et commerciale.
Ne pas la protéger, c’est laisser libre champ à vos concurrents de s’en emparer et de bénéficier de votre marque et votre image.
Quels avantages de déposer votre marque auprès de l’office pertinent ?
→ Vous obtenez un monopole d’exploitation sur le dit territoire;
→ Ce monopole dure dix ans;
→ Le dépôt est renouvelable indéfiniment.
⇨Vous êtes ainsi le seul à pouvoir utiliser la marque.
⇨Vous pouvez vous défendre contre toute personne qui imiterait ou utiliserait votre marque à l’identique ou en similaire grâce à différentes actions en précontentieux ou contentieux.
La marque au coeur de votre stratégie
Le choix de votre marque doit être au cœur de votre stratégie commerciale et communication.
→ La marque permet de vous faire connaître.
→ La marque permet de distinguer vos produits de ceux de vos concurrents.
→ La marque est votre signature.
Pourquoi la recherche d’intériorité ?
Lors de votre dépôt à l’INPI (ou EUIPO), personne ne va vérifier qu’une marque identique ou similaire a déjà été déposée dans votre domaine d’activité.
⇨ C’est à vous de vérifier !
La recherche d’antériorité vous permet de ne pas déposer une marque identique ou similaire à une marque déposée antérieurement dans votre secteur d’activité.
Quel intérêt ?
→ Eviter que le titulaire de la marque déjà existante vous envoie une opposition ou plus tard une demande de nullité de votre marque.
→ Etre vraiment distinctif par rapport aux concurrents et vous construire une image forte et originale.
Où faire votre recherche ?
Une recherche d’antériorité se fait faire par un cabinet d’avocat spécialisé en propriété intellectuelle ou un cabinet conseil en propriété intellectuelle. Cette étape s’inscrit toujours dans le cadre d’un projet de dépôt de marque.
Le Cabinet PIRINOLI AVOCAT vous accompagne dans vos démarche et s’occupe de tout pour votre dépôt avec des honoraires justes et transparents.
Etape 1 : Prendre connaissance des critères de validité d’une marque
Passons maintenant à la première étape avant le dépôt.
Il faut que vous preniez connaissance et compreniez les conditions de validité de la marque avant de commencer votre liste de marques potentielles.
Quelles sont les conditions de validité d’une marque ?
Les conditions sont au nombre de trois : le caractère distinctif, la licéité et la disponibilité de la marque.
- Le distinctivité de la marque
La marque doit avoir un caractère distinctif:
→ elle doit permettre d’identifier une entreprise, des produits ou des services parmi les concurrents.
→ La marque ne doit pas être descriptive de votre service ou produit (ni sur sa nature, ni sur ses qualités.).
Une marque descriptive ou trop élogieuse sera refusée par l’office. Si celle-ci passe entre les mailles du filet, elle sera une marque dite “faible”. Cela signifie qu’il sera difficile pour vous d’attaquer toute personne qui imiterait votre marque (celle-ci pointerait du doigt la descriptivité de votre marque).
L’acquisition du caractère distinctif par l’usage
La caractère distinctif peut se faire sans dépôt mais par l’usage. Cela est risqué mais cela existe. Nous vous conseillons de lire notre article sur les marques notoires et de renommée (insérer lien)
- La licéité
Le signe ne doit pas être interdit par la Convention d’Union de Paris, ni par les accords sur l‘OMC. Le signe doit également être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
- La disponibilité
Avant de déposer votre marque, vous devez vous assurer que le signe que vous avez choisi est disponible sur le territoire visé grâce à la recherche d’antériorité, c’est-à-dire qu’il n’imite pas une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires aux vôtres.
Qu’est-ce que vous ne pouvez pas protéger ?
Certains signes ne peuvent pas être enregistrés en tant que marque:
- Un signe qui désigne ou décrit votre produit ou service;
Ex. : le mot GIANT pour désigner des hamburgers, la photo d’une rose pour un des roses artificielles… - Un signe déceptif, qui tromperait le consommateur;
Ex. : un dessin de vache pour du “lait” végétale - Un signe contraire à l’ordre public;
- Une Appellation d’origine ou une Indication géographique listées sur le site de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), sur la base publique européenne DOOR, sur la base internationale LISBON EXPRESS et sur la base des Indications géographiques industrielles tenue par l’INPI;
Ex. : « Bordeaux », pour un vin, est interdit - Certaines armoiries publiques, drapeaux ou autres signes officiels protégés, listés auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Etape 2 : Le choix du territoire de dépôt
Vous avez enfin trouvé une marque (ou une short list, ce que nous vous conseillons afin de ne pas être trop déçu par la suite)!
Vous êtes prêt pour l’étape suivante : choisir les territoires dans lesquels vous allez exploiter et déposer votre marque.
Vous devez choisir les pays dans lesquels vous allez exploiter votre marque.
Vous pouvez décider de ne déposer qu’en France pour le moment (ou pour toujours !).
Dans ce cas, vous allez déposer auprès de l’INPI et commander une recherche d’antériorité qui regroupe :
- INPI
- et EUIPO.
Oui oui EUIPO également, parce qu’une marque EUIPO vise de fait la France et si une marque EUIPO similaire ou identique à la vôtre existe et que vous vous contentez d’une recherche INPI, vous passerez à côté.
Vous risquez alors d’avoir la mauvaise surprise de recevoir une opposition ou d’autres actions plus tard.
Il est important de bien choisir ses territoires pour faire un dépôt complet pertinent. En effet, beaucoup de pays (y compris la France) obligent à exploiter sa marque sur le territoire sous cinq ans. Sans exploitation, vous risquez une action en déchéance (perte) de marque par un concurrent !
De plus, les dépôts coûtent chers. Autant bien viser et ne pas perdre inutilement de l’argent sur des territoires que vous n’exploiterez pas.
A contrario, n’oubliez aucun territoire, ce serait dommage de ne pas être protégé !
Enfin, il existe un droit de priorité pour vous laisser le temps de réflexion:
→ Article 4 de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 et article L 712-12 du Code de Propriété Intellectuelle.
Le titulaire d’une première demande de marque régulièrement déposée dans un pays peut bénéficier d’un délai de six mois pour étendre par des dépôts la protection de sa marque à d’autres pays.
→ A partir de la date de ces nouveaux dépôts, vous pourrez agir en contrefaçon contre toutes les marques similaires dans le même secteur d’activité déposées sur les nouveaux territoires visés depuis votre tout premier dépôt.
Etape 3 : Choisir ses produits et services
Passons aux produits et services.
Vous allez devoir définir tous les produits et services que vous allez exploiter sous cinq ans (sinon risque de déchéance, vous suivez ?) avec l’aide du cabinet qui définira ensuite les classes et libellés pertinents. Cette étape est cruciale pour un dépôt efficace.
Etape 4 : Déposer
Une fois la recherche effectuée, le cabinet vous soumet la liste des marques antérieures similaires ou identiques pour des produits et/ou services similaires ou identiques aux vôtres et ses appréciations. A l’issu de ce document et d’un entretien, la décision de déposer est prise et le cabinet procède au dépôt.
Etape 6 : Etablir une stratégie pour le nom de domaine
En parallèle de ces étapes, le cabinet vous accompagne dans la mise en place d’une stratégie pour vos noms de domaines afin d’éviter le cybersquatting.
Une fois votre nom de domaine acheté, n’oubliez pas de le mettre en surveillance immédiatement.
La surveillance est capitale pour être alerté lorsque votre nom de domaine est utilisé par un tiers.
→ Cela vous permet d’agir vite et d’éviter des dégâts sur votre image (rien de pire qu’un nom de domaine similaire qui vend les mêmes produits que vous ou qui se lance dans le porno!).
Etape 7 : Surveiller
Une fois le dépôt fait, il ne vous reste plus qu’à surveiller votre marque.
La surveillance est INDISPENSABLE pour protéger votre marque et sa valorisation (donc la valorisation de votre entreprise).
Personne (même pas les offices de dépôt) ne viendra vous prévenir quand une marque, un nom de domaine ou une dénomination sociale similaire à la vôtre seront déposés !
Le Cabinet s’occupe de mettre en place votre surveillance et vous envoie chaque mois un compte rendu. Les honoraires sont alors par abonnement.
Conclusion
Pour conclure, la recherche d’antériorité est une étape absolument nécessaire avant tout dépôt de marque.
Celle-ci doit être ciblée :
→ Viser le(s) territoires pertinents ;
→ Viser les produits et services que vous exploiterez ;
→ Englober les marques, noms de domaine et dénominations sociales ;
→ Être à l’identique et en similarité syntaxique, phonétique et synonymique.
